L’usage d’une marque fait avec le consentement de son propriétaire est assimilé à un usage sérieux au sens du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d’appel, dans un arrêt du 10 décembre 2009 réaffirme ce principe désormais bien établi par la jurisprudence prenant soin de rappeler que l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle n’impose pas la rédaction d’un contrat de licence de marque « en bonne et due forme » comme condition de cet usage.

 En l’espèce, une personne physique était titulaire d’une marque APITIVA déposée en 1966 désignant différents produits relevant des classes 3, 5 et 30, tels que « huiles essentielles, cosmétiques, produits pharmaceutiques ». Cette personne était également gérante d’une société éponyme (APITIVA) spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de produits de para-pharmacie.

Ayant constaté qu’une société tierce commercialisait des produits cosmétiques sous les dénominations APITIVA, APITIVA Natural Products, HARMONY MASSAGE CREAM APITIVA, ENERGY BODY MILK APITIVA, la société APITIVA et sa gérante engagèrent une action en contrefaçon de marque à l’encontre de cette société tierse.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris les débouta de leurs demandes en déclarant la déchéance des droits de Madame M. sur la marque APITIVA, faute d’usage sérieux par elle au cours des 5 dernières années précédant le mois de novembre 2007, date du jugement de première instance.

Madame M. et la société APITIVA ont interjeté appel de cette décision, en contestant la déchéance prononcée par les juges du fond et en formulant de nouvelles demandes sur le fondement de la concurrence déloyale. Après examen des pièces, la Cour a constaté une exploitation sérieuse faite de la marque APITIVA par la société du même nom pour désigner différents produits de soins pour la peau. Considérant que cette société exploitait cette marque avec le consentement de sa propriétaire, qui n’est autre que sa gérante, la Cour a infirmé le jugement en considérant que le défaut d’usage n’étant pas établi, Madame M. n’encourrait pas la déchéance de ses droits sur cette marque.

En conséquence, la Cour entra en voie de condamnation sur la contrefaçon de la marque APITIVA par la société intimée qui la reproduisait à l’identique, seule ou associée aux termes « natural products » et accorda à ce titre 10 000 Euros à Mme M.

Toutefaois, la Cour déclara les nouvelles demandes de la société APITIVA irrecevables comme constituant des moyens nouveaux et rejeta en conséquence sa demande d'indemnisation à ce titre du fait des actes de contrefaçon commis à l’égard de Mme M.

En effet, en l’absence de contrat de licence de marque inscrit au Registre National des Marques, la société APITIVA ne pouvait pas valablement agir sur le fondement de la contrefaçon de marque. Or, si l’arrêt rendu par la Cour d’appel alloue une indemnité à cette dernière, il nous semble, au vu de la motivation de l’arrêt qu’il s’agit là d’une erreur…

Cet arrêt met donc en lumière la nécessité de rédiger des contrats de licence de marques entre les titulaires de ces marques et les sociétés chargées de les exploiter, avant de les inscrire au Registre National des Marques.

Référence : CA Paris, 10 décembre 2008, RG 07/20825


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